Alienação de Marca: Como Vender (ou Comprar) um Ativo Intangível sem Dor de Cabeça

Quando se fala em vender um negócio, a atenção costuma se concentrar em estoque, imóveis, equipamentos e carteira de clientes. Mas há um ativo que, muitas vezes, vale mais do que tudo isso somado: a marca. A alienação de marca, ou seja, a transferência de titularidade de um registro no INPI é uma operação jurídica que exige cuidado técnico, sob pena de gerar prejuízos milionários para quem compra e para quem vende.

O que é a Alienação de Marca

A alienação (ou cessão) de marca é o negócio jurídico pelo qual o titular de um registro ou pedido de registro transfere, total ou parcialmente, seus direitos sobre a marca a terceiro. Está prevista nos artigos 134 a 138 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), que estabelecem as condições e formalidades para que essa transferência tenha validade e produza efeitos perante terceiros.

Um ponto central da lei: a cessão deve compreender todos os registros ou pedidos em nome do cedente, para marcas iguais ou semelhantes, referentes a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Isso existe para evitar que duas marcas confundíveis fiquem sob titularidade de pessoas diferentes, gerando risco de confusão no mercado.

Due Diligence: o Passo que Ninguém Pode Pular

Antes de qualquer assinatura, é indispensável fazer uma auditoria completa da marca:

• Situação do registro no INPI: verificar se está vigente, se há oposição, processo administrativo de nulidade ou caducidade em curso.

• Ônus e gravames: confirmar se a marca não está penhorada, dada em garantia (penhor) ou com licença de uso averbada que sobreviva à venda.

• Abrangência do registro: checar as classes registradas e se cobrem, de fato, o uso comercial pretendido pelo comprador.

• Litígios em curso: processos judiciais envolvendo a marca podem acompanhar o ativo mesmo após a transferência.

Pular essa etapa é como comprar um imóvel sem checar a matrícula — o risco é assumir um passivo invisível.

O Contrato de Cessão: Cláusulas que Fazem Diferença

Um bom contrato de alienação de marca vai muito além de dizer "quem vende e quem compra". Merece atenção especial:

• Preço e forma de pagamento, inclusive cláusulas de retenção vinculadas à efetivação da averbação no INPI.

• Declarações e garantias (representations and warranties) do cedente sobre a regularidade da marca e ausência de litígios ocultos.

• Obrigação de averbação — a cessão só produz efeitos perante terceiros após ser averbada no INPI, conforme o art. 137 da LPI.

• Cláusula de transição, quando o cedente permanece usando a marca por período determinado até a migração completa da operação.

• Indenização em caso de vícios ou reivindicações de terceiros posteriores à venda.

A Averbação no INPI: Sem Ela, a Venda Não Vale Perante Terceiros

Um erro recorrente é tratar o contrato assinado como o fim do processo. Na prática, a transferência só é oponível a terceiros depois de averbada no INPI. Enquanto isso não ocorre, para efeitos legais, a titularidade formal continua sendo do cedente — o que pode gerar problemas em cobranças, notificações extrajudiciais e até disputas de prioridade.

Cuidado com Marcas em Fase de Registro

É possível ceder também pedidos de registro ainda não concedidos. Mas atenção: se o pedido for indeferido ou tiver uma oposição não resolvida, o comprador pode estar adquirindo um ativo que nunca vai se concretizar. Por isso, negociações envolvendo marca "em processo" exigem cláusulas específicas de contingência e, muitas vezes, ajuste de preço condicionado à concessão do registro.

A marca é, para a maioria dos negócios, o ativo que carrega a reputação, a clientela e o valor de mercado construído ao longo dos anos. Uma alienação mal estruturada pode significar a perda desse patrimônio ou a compra de um passivo disfarçado de oportunidade. Antes de vender ou adquirir uma marca:

• Faça due diligence completa no INPI e no Judiciário.

• Formalize um contrato robusto, com garantias e cláusulas de contingência.

• Não esqueça a averbação — sem ela, a venda não produz efeitos plenos.

No mundo dos negócios, quem cuida do jurídico da marca protege o valor que levou anos para construir.